EP 1787017 yayın numaralı Avrupa patentine tescili sonrası yapılan itiraz sürecinde patent İtiraz Birimi’nin kararıyla değiştirilmiş formda muhafaza edilmiştir. Patent sahibi İtiraz Birimi’nin kararını temyize götürmüş ve dilekçesinde iki adet sorunun Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na yönlendirilmesini talep etmiştir. Bu iki soru aşağıda yer almaktadır:
“1) Does it comply with Art. 123(2) EPC if the features of a plurality of dependent claims are incorporated into an independent claim in a situation in which the application as originally filed includes a claims set with a “U.S. style” dependency (with the relevant dependent claims referring back to the independent claim separately), and includes an embodiment in which the features of the independent claim and the dependent claims are shown in combination?
2) If the answer to question 1) is “yes”, may the fact that the embodiment possibly shows additional features, result in a violation of Art. 123(2) because of an intermediate generalization despite the fact that the features added to the independent claim are disclosed separately in the U.S. style claims set?”
Temyiz sahibinin önerdiği sorulardan ilki birden fazla farklı uygulama biçiminin ABD tarzı yazılan farklı istemlerde yer alması halinde bunların tek bir istem halinde kombine edilmesinin orijinal tarifnameye göre kapsam aşımı ihlaline (EPC Md. 123(2)) yol açıp açmayacağına ilişkindir. Örnek vermek gerekirse alt kısımdaki ABD tarzı yazılan istemlerde:
İstem 8: A+B+C+X
İstem 12: A+B+C+Y
İstem 15: A+B+C+Z olsun.
Üst kısımdaki senaryodaki istemler Avrupa prosedürüne taşındığında istem düzeltmesi olarak aşağıdaki istem orijinal tarifnameye göre kapsam aşımı ihlaline (EPC Md. 123(2)) yol açmadan yazılabilir mi?
Avrupa prosedüründe düzeltilen örnek istem 10: A+B+C+X+Y+Z
T 1312/65 Temyiz Kurulu bu soruların Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na yönlendirilmesine gerek olmadığına karar vermiş ve soruların cevaplarını olumsuz biçimde değerlendirmiştir.