İtiraz Birimi EP 1 493 745 patentini iptal etmiş ve patent sahibi temyize gitmiştir. Dosyadaki ana talepteki bağımsız istemler aşağıda verilmektedir:
“1. A compound of formula (I):
FORMULA/TABLE/GRAPHIC
in a substantially crystalline form characterised by an X-ray powder diffraction pattern containing specific peaks of high intensity at 5.5° (±0.1°), 13.5° (±0.1°), 18.3° (±0.1°), 22.7° (±0.1°) and 24.3° (±0.1°) 2theta.
5. A mixture of a compound of formula (I) as claimed in any one of claims 1 to 4 and a compound of formula (I) characterised by an X-ray powder diffraction pattern containing specific peaks of high intensity at 14.0° (±0.1°), 17.4° (±0.1°), 18.4° (±0.1°), 21.4° (±0.1°) and 24.1° (±0.1°) 2theta, or characterised by an X-ray powder diffraction pattern containing specific peaks at 5.6° (±0.1°), 12.5° (±0.1°), 14.0° (±0.1°), 17.4° (±0.1°), 18.4° (±0 1°), 21.4° (±0.1°), 22.2° (±0.1°), 22.9° (±0.1°), 24.1° (±0.1°) and 24.5° (±0.1°) 2theta; or
characterised by a differential scanning calorimetry curve to have an onset of melting which is in the range 127-132 °C.”
Karşı tarafa göre ana istemde yer alan “substantially crystalline” ifadesi konu hakkında uzman kimsenin deney yaparken istemin kapsamı içerisinde kalan deneyler yapıp yapmadığı hakkında emin olamamasına neden olmaktadır ve bu nedenle karşı taraf açıklama yetersizliği (insufficiency of disclosure) itirazında bulunmaktadır. Bir başka ifade ile uzman kimse istemin özelliklerini uygularken istemin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini anlayamayacaktır.
Temyiz Kurulu T 509/09 kararına atıf yaparak istemin sınırlarının dışına çıkılıp çıkılmadığı konusunda bir karışıklığın açıklama yetersizliği itirazına konu olamayacağını ifade etmektedir.
Ana istemdeki “substantially crystalline” ifadesi açıklama yetersizliği itirazı yerine doğrudan açıklık itirazına konu olabilir ancak bilindiği gibi EPC Md. 84 bir itiraz gerekçesi değildir. Karşı taraf bu olası açıklık eksikliği yüzünden uzman kimsenin neden istemdeki polimorfik formu elde edemeyeceğini açıklamakta ikna edici olamamıştır.
İtiraz Birimi İstem 5’in rüçhan hakkından istifade edemediğini takdir etmiş ve bu nedenle D1 yayını İstem 5 için buluş basamağı bakımından kullanılabilir bir belge olarak tezahür etmiştir. Ne var ki Temyiz Kurulu İstem 5 içeriğinin rüçhan belgesinde tam olarak açıklandığına kanaat getirdiğinden D1 yayını İstem 5 için buluş basamağı açısından kullanılabilir olmaktan çıkarılmış ve sadece yenilik açısından kullanılabilir hale gelmiştir. Bu nedenle İstem 5’in buluş basamağına sahip olmadığı yargısı bozulmuş ve dosya birinci derece mercine geri iletilmiştir.