EP 10 011 509.6 patent başvurusu reddedilmiştir. İnceleme Birimi’nin ret gerekçesi EPC Md. 123(2) ile birlikte Md. 76(1) kapsamında bölünmüş bir başvurunun önceki başvurunun teknik içeriğini aşmasıdır. Temyiz sahibi temyiz dilekçesi ile birlikte esas ve beş adet terditli talebe ait istem setleri sunmuştur.
Ana talepte sunulan ana istem aşağıda yer almaktadır:
“1. Ein Transportprotein, umfassend eine modifizierte schwere Kette des von Clostridium botulinum gebildeten Neurotoxins, wobei das Neurotoxin Botulinus Neurotoxin Serotyp B ist und wobei das Protein eine wenigstens 15% höhere Affinität für einen BoNT/B Rezeptor auf Nervenzellen aufweist als das native Neurotoxin; wobei der BoNT/B Rezeptor ist [sic] Synaptotagmin II, und wobei die Aminosäure in der Position Glutamat 1191 der Botulinus Neurotoxin Serotyp B Proteinsequenze [sic] durch eine natürlich vorkommende Aminosäure substituiert ist”.
Botulinus Neurotoxin B (BoNT/B)
Temyiz sahibi argümanlarında tarifnamede “tercih edilen“ olarak ifade edilmiş bir unsurun başka unsurlarla kombinasyona açık olduğunu ifade etmektedir. Başvuru Synaptotagmin I ve Synaptotagmin II reseptörlerini BoNT/B için alternatif reseptörler olarak tanımlamaktadır. Başvurunun gerçekleşme tarihi itibari ile Synaptotagmin II’nin BoNT/B için yüksek bir afiniteye sahip olduğu bilinmektedir. Başvuru tarifnamesi yüksek afinitenin tercih edilen bir sonuç olduğunu birçok kısımda açıklamaktadır ve Synaptotagmin II’yi BoNT/B için ana reseptör olarak ifşa etmektedir. Temyiz sahibinin tarifnamesi ilk kez 12. sayfada afinitede %15 artış sağlanmasından ve yüksek afiniteden söz etmektedir ve ayrıca bunun tercih konusu olduğunu (preferred) belirtmektedir. Temyiz sahibinin argümanlarına göre konunun uzmanı ve meslek erbabı belirtilen yüksek afinite değerinin modifiye edilmiş BoNT/B proteinleri için uygulanabilirliğini takdir etmelidir. Yine temyiz sahibinin argümanlarına göre afinitede %90’lık artış ise tarifnamede en çok tercih edilen (particularly preferred) uygulama olarak atıf konusudur. Ancak en çok tercih edilen uygulama biçiminin tercih edilen uygulama biçimine göre daha çok tercih edilmesi diğer uygulamanın tercih edilmediği anlamına gelmemelidir. Böylelikle temyiz sahibi tercih edilen uygulamaların kombinasyonunun kapsam aşımı ihlaline yol açmayacağını iddia etmektedir.
Temyiz Kurulu’nun görüşüne göre başvuru daha düşük afiniteye sahip proteinlerin taşıma proteini olarak işlev gördüğünü ve bunların sinir hücreleri tarafından emilmediğini açıklamakla aslında daha yüksek afiniteye sahip proteinlere göre farklı bir işlev tanımladığından hangi düzeyde afiniteye sahip proteinin tarifnameden haraketle daha fazla tercih konusu olduğu hakkında bir netlikten söz etmek mümkündür. Farklı afinite değerleri ve tarifnameden hareketle farklı derecede tercih edilme oranları söz konusu olduğunu göre, yani eşit derecede tercih edilirlik olmadığına göre farklı afinite değerleri ile ilişkili unsurlara eşdeğer unsurlar gözüyle bakılamaz. Ve eşdeğer olmayan bu unsurlar birbiri ile gelişigüzel olarak yer değiştirilerek veya kombine edilerek istem düzeltmesi yapılamaz. Başvuru ve temyiz Md. 123(2) ihlali nedeniyle reddedilmiştir.